1.引言
本章所說(shuō)的進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查，是指對符合專(zhuān)利法實(shí)施細則的規定進(jìn)入國家階段要求獲得發(fā)明專(zhuān)利保護的國際申請的實(shí)質(zhì)審查。進(jìn)入國家階段的國際申請，可以是依據專(zhuān)利合作條約第22條未經(jīng)國際初步審查的國際申請，也可以是依據專(zhuān)利合作條約第39條經(jīng)過(guò)國際初步審查的國際申請。
2.實(shí)質(zhì)審查原則
2.1
實(shí)質(zhì)審查的基本原則
根據專(zhuān)利合作條約第27條第（1）款的規定，任何締約國的本國法不得對國際申請的形式或內容提出與專(zhuān)利合作條約及其實(shí)施細則的規定不同的或其他額外的要求。第（5）款又同時(shí)規定，專(zhuān)利合作條約及其實(shí)施細則中，沒(méi)有一項規定的意圖可以解釋為限制任何締約國按其意志規定授予專(zhuān)利實(shí)質(zhì)條件的自由。尤其是專(zhuān)利合作條約及其實(shí)施細則關(guān)于現有技術(shù)的定義的任何規定是專(zhuān)門(mén)為國際程序使用的，因而各締約國在確定國際申請中請求保護的發(fā)明是否具有新穎性和創(chuàng )造性時(shí)，可以自由適用其本國法關(guān)于現有技術(shù)的標準，以及不屬于申請的形式和內容要求的其他可授予專(zhuān)利權的條件。
基于專(zhuān)利合作條約的上述規定，對于進(jìn)入國家階段的國際申請，應當依據以下原則進(jìn)行審查：
(1)
申請的形式或內容，原則上按專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定進(jìn)行審查，只有當上述法規與專(zhuān)利合作條約及其實(shí)施細則的規定沖突時(shí)，以專(zhuān)利合作條約及其實(shí)施細則的規定為準；
(2) 授予專(zhuān)利權的實(shí)質(zhì)條件，應當按照專(zhuān)利法及其實(shí)施細則和審查指南的有關(guān)規定進(jìn)行審查。
2.2 與授予專(zhuān)利權的實(shí)質(zhì)條件有關(guān)的條款
專(zhuān)利法第五條：違反國家法律、社會(huì )公德或者妨害公共利益等的客體；
專(zhuān)利法第九條：先申請原則；
專(zhuān)利法第二十二條：新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性；
專(zhuān)利法第二十五條：不授予專(zhuān)利權的客體；
專(zhuān)利法第二十六條第三、四款：發(fā)明的充分公開(kāi)，權利要求書(shū)以說(shuō)明書(shū)為依據；
專(zhuān)利法第二十九條：優(yōu)先權；
專(zhuān)利法第三十一條及其實(shí)施細則第三十五條：?jiǎn)我恍裕?BR>
專(zhuān)利法第三十三條：修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍；
專(zhuān)利法實(shí)施細則第二條第一款：發(fā)明的定義；
專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條：避免重復授權；
專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十條第一款：權利要求書(shū)應當清楚、簡(jiǎn)明；
專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十一條第二款：獨立權利要求應當包括全部必要技術(shù)特征。
3.實(shí)質(zhì)審查依據文本的確認
3.1 申請人的請求
在進(jìn)入國家階段時(shí)，國際申請的申請人需要在書(shū)面進(jìn)入聲明中確認其希望專(zhuān)利局依據的審查文本。
國際申請國家階段的實(shí)質(zhì)審查，應當按申請人的請求，依據其在書(shū)面聲明中確認的文本以及隨后提交的符合有關(guān)規定的文本進(jìn)行。
3.2 審查依據的文本
可能作為實(shí)質(zhì)審查基礎的文本包括：
(1)
對于以中文作國際公布的國際申請，原始提交的國際申請；對于使用外文公布的國際申請，即原始提交的國際申請的中文譯文；
(2)
對于以中文作國際公布的國際申請，按照專(zhuān)利合作條約第19條提交的修改的權利要求書(shū)；對于使用外文公布的國際申請，按照專(zhuān)利合作條約第19條提交的修改的權利要求書(shū)的中文譯文；
(3)
對于以中文作國際公布的國際申請，按照專(zhuān)利合作條約第34條提交的修改的權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖；對于使用外文公布的國際申請，按照專(zhuān)利合作條約第34條提交的修改的權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖的中文譯文；
(4) 按照專(zhuān)利合作條約第28條和第41條提交的修改的權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖。
盡管上述文件均可以作為審查的基礎，但是當申請人針對同一申請文件(如說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū))提交了多份修改文件時(shí)，如果上述修改文件為同日提交的，應當以申請人在書(shū)面進(jìn)入聲明（PCT／CN/501表）第6欄（即“申請人希望專(zhuān)利局在下列文件基礎上開(kāi)始審查”一欄）中指定的文本作為審查基礎，上述修改文件不是同日提交的，則以在后提交的文件作為審查基礎。
修改文件進(jìn)入國家階段未指明作為審查基礎的國際階段的修改，或者未按規定提交中文譯文的，不作為實(shí)質(zhì)審查的基礎。
細則109.2
此外，國際申請在進(jìn)入國家階段后提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)或者在收到專(zhuān)利局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起三個(gè)月內，可以依據專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第一款的規定對申請文件進(jìn)行修改。
有關(guān)審查依據的文本的確認，參見(jiàn)本指南第二部分第八章第4.1節。
3.3 原始提交的國際申請文件的法律效力
對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，一般不須核對原文；但是原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的法律依據。
對于國際申請，專(zhuān)利法第三十三條所說(shuō)的原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)是指原始提交的國際申請的說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)和附圖。
3.4 修改文本的審查
國際申請的申請人按照專(zhuān)利合作條約的規定提交的修改文件，以及國際申請在進(jìn)入國家階段后提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)或者在收到專(zhuān)利局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起三個(gè)月內提交的修改文件，應符合專(zhuān)利法第三十三條的規定。
只有上述要求作為審查基礎的修改文件符合專(zhuān)利法第三十三條的規定，才可以作為國家階段實(shí)質(zhì)審查的基礎。
在實(shí)審過(guò)程中，申請人按照規定提交了新的經(jīng)修改的申請文件的，前次提交的文本不再予以考慮。
4.實(shí)質(zhì)審查中的檢索
4.1 一般原則
對于國際申請進(jìn)入國家階段的實(shí)質(zhì)審查，一般應當作全面的檢索。有關(guān)檢索的要求參見(jiàn)本指南第二部分第七章。
4.2 節約原則
從節約原則上考慮，審查員應當盡可能利用國際檢索報告提供的信息。但是需要注意，申請人要求作為審查所依據的文本是否對作出國際檢索報告所依據的文本進(jìn)行了修改。
申請人要求作為審查所依據的文本，其要求保護的主題已經(jīng)在作出國際檢索報告所依據的文本基礎上進(jìn)行了修改，審查中則不能簡(jiǎn)單地使用國際檢索報告，而需要對檢索結果重新判斷，并根據需要作出補充檢索。
國際檢索報告中所列出的對比文件足以否認專(zhuān)利申請的新穎性和創(chuàng )造性的，則無(wú)需對該專(zhuān)利申請做進(jìn)一步的檢索。
需要注意的是，國際檢索報告中所列出的P類(lèi)和E類(lèi)對比文件與中國國家階段實(shí)質(zhì)審查的檢索報告中所列出的P類(lèi)和E類(lèi)對比文件的含義不同。在國際檢索報告中，“P”表示公布日先于國際申請日但遲于所要求的優(yōu)先權日的文件，“E”表示在國際申請日的當天或之后公布的在先申請或專(zhuān)利。
5.實(shí)質(zhì)審查所涉及的內容和審查要求
本節重點(diǎn)說(shuō)明國際申請進(jìn)入國家階段的實(shí)質(zhì)審查與非國際申請實(shí)質(zhì)審查的區別之處，對于相同之處則僅僅簡(jiǎn)單列舉和指引參見(jiàn)相應的章節。
5.1 對國際初步審查報告的使用
國際申請的國際初步審查是依據專(zhuān)利合作條約第33條第（1）款的規定對請求保護的發(fā)明看起來(lái)是否有新穎性、是否有創(chuàng )造性（非顯而易見(jiàn)性）和是否有工業(yè)實(shí)用性提出初步的無(wú)約束力的意見(jiàn)。專(zhuān)利合作條約第33條第（2）－（4）款對于新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性的判斷標準提出了具體要求，同時(shí)專(zhuān)利合作條約第33條第（5）款說(shuō)明，該條第（2）－（4）款所述標準只供國際初步審查使用。任何締約國為了決定請求保護的發(fā)明在該國是否可以獲得專(zhuān)利，可以采用附加的或不同的標準。
基于專(zhuān)利合作條約的上述原則，對進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查應當依據專(zhuān)利法及其實(shí)施細則獨立進(jìn)行。
對附有國際初步審查報告的國際申請，從節約原則上考慮，審查員應當參考國際初步審查報告中所提供的意見(jiàn)。但是需要注意，申請人要求作為審查所依據的文本是否對作出國際初步審查報告所依據的文本進(jìn)行了修改；如果在申請人要求作為審查依據的文本中所要求保護的主題已經(jīng)在作出國際初步審查報告所依據的文本基礎上進(jìn)行了修改，則通�？梢圆豢紤]國際初步審查報告中對發(fā)明是否具有新穎性、創(chuàng )造性、實(shí)用性和其他授權條件所作出的判斷。
需要強調的是，不能簡(jiǎn)單地將國際初步審查報告中所給出的指導性意見(jiàn)作為國家階段實(shí)質(zhì)審查的結論性意見(jiàn)。審查員還應當注意在國際初步審查報告中是否引用了未列入國際檢索報告中的其他現有技術(shù)。
對于進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查，審查員必須對該專(zhuān)利申請是否符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的實(shí)質(zhì)要求作出獨立的判斷。
5.2
審查申請的主題是否屬于可授予專(zhuān)利權的客體
對進(jìn)入國家階段的國際申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，首先應該對該申請的主題是否屬于專(zhuān)利法第五條和第二十五條所規定的情況進(jìn)行審查。即使該國際申請的申請主題（例如賭博工具、原子核變換方法），不屬于專(zhuān)利合作條約實(shí)施細則第39條規定所排除的內容，但是它們分別屬于專(zhuān)利法第五條和專(zhuān)利法第二十五條規定的不給予專(zhuān)利保護的客體，因此不能授予專(zhuān)利權。
有關(guān)這方面的審查要求參見(jiàn)本指南第二部分第一章的規定。
5.3 對優(yōu)先權的審查
國際檢索報告中列出了PX、PY類(lèi)對比文件的，審查員應當對該國際申請的優(yōu)先權進(jìn)行核實(shí)。該國際申請的優(yōu)先權不能成立的，應當通知申請人。在這種情況下，這些標有PX、PY的對比文件在對該國際申請進(jìn)行新穎性、創(chuàng )造性審查時(shí)可作為評價(jià)其新穎性、創(chuàng )造性的現有技術(shù)。該國際申請的優(yōu)先權成立的，則須對其中標有PX的對比文件進(jìn)行核查，標有PX的對比文件是中國的專(zhuān)利申請（或專(zhuān)利）或者是指定中國的國際申請的，且其申請日早于優(yōu)先權日，在對該國際申請進(jìn)行新穎性審查時(shí)，須確認該對比文件是否構成抵觸申請。
國際檢索報告中列出了EX類(lèi)對比文件，且該對比文件是中國的專(zhuān)利申請（或專(zhuān)利），或者是指定中國的國際申請，并且其申請日介于該國際申請的優(yōu)先權日和申請日之間的，則也須核實(shí)該國際申請的優(yōu)先權。該國際申請的優(yōu)先權不能成立的，在對該國際申請進(jìn)行新穎性審查時(shí)，須確認該對比文件是否構成抵觸申請。
在進(jìn)入國家階段的實(shí)質(zhì)審查中經(jīng)檢索找到了在該國際申請的申請日和優(yōu)先權日之間公開(kāi)，并影響其新穎性、創(chuàng )造性的對比文件的，或者找到了在該國際申請的申請日和優(yōu)先權日之間由他人向專(zhuān)利局提出申請并已公開(kāi)的、影響其新穎性的在先申請或在先專(zhuān)利的，審查員應當要求國際局提供優(yōu)先權文本，對該國際申請的優(yōu)先權進(jìn)行核實(shí)。
5.4
對新穎性和創(chuàng )造性的審查
對于在國際初步審查報告中列出、但沒(méi)有被國際初步審查意見(jiàn)考慮的某些已公布的文件和非書(shū)面公開(kāi)，在進(jìn)入國家階段的實(shí)質(zhì)審查中對發(fā)明的新穎性和創(chuàng )造性進(jìn)行判斷時(shí)應予考慮。
國際初步審查報告中列出的非書(shū)面公開(kāi)是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日之前，通過(guò)口頭公開(kāi)、使用、展覽或者其他非書(shū)面方式向公眾公開(kāi)，而且這種非書(shū)面公開(kāi)的日期記載在與國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日同日或者在其之后公眾可以得到的書(shū)面公開(kāi)之中。這種非書(shū)面公開(kāi)在國際初步審查階段不構成現有技術(shù)，但是在國際初步審查報告中已經(jīng)引導指定國注意這種非書(shū)面公開(kāi)。
國際初步審查報告中列出的某些已公布的文件是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日之前提出申請、并且是在該日期之后或與該日期同日公布的專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件，或者要求享有一項在該日期之前提出的在先申請優(yōu)先權的專(zhuān)利申請公布文件。這類(lèi)已公布的申請或者專(zhuān)利在國際初步審查階段不構成現有技術(shù)，但是在國際初步審查報告中已經(jīng)引導指定國注意這類(lèi)申請或者專(zhuān)利。
對國際申請的新穎性和創(chuàng )造性的審查分別適用本指南第二部分第三章和第四章的規定。
5.5 對單一性的審查
審查員應當注意，在申請人提出的作為審查基礎的申請文件中，是否存在缺乏單一性的多項發(fā)明。
對于缺乏單一性的多項發(fā)明，需要核實(shí)以下內容。
(1)
該缺乏單一性的多項發(fā)明中是否包含了由于申請人沒(méi)有應審查員要求繳納因缺乏單一性所須的附加檢索費或附加審查費，而導致未做國際檢索或國際初步審查的發(fā)明。
(2)
該缺乏單一性的多項發(fā)明是否由于進(jìn)入國家階段后的譯文中又包括了申請人在國際階段未繳納附加檢索費或附加審查費而表示放棄的內容（例如申請人在國際階段選擇對某些權利要求加以限制而舍棄的內容）造成的。
(3)
對于存在（1）或（2）中的情形，國際局作出的發(fā)明缺乏單一性的結論是否正確。
細則112.2
經(jīng)審查認定國際局所作出的結論是正確的，審查員應當通知申請人在兩個(gè)月內繳納單一性恢復費，以便將上述內容作為該國際申請中的有效部分。當申請人按規定繳納單一性恢復費后，應認為未經(jīng)檢索或審查的部分是有效的國際申請內容�；謴秃蟠嬖诘膯我恍詥�(wèn)題，參照本指南第二部分第六章的規定進(jìn)行處理。如果申請人未在兩個(gè)月的期限之內繳納單一性恢復費，應當通知申請人，國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分被視為撤回，這部分內容將不再作為審查的基礎。
經(jīng)審查認定申請人提出的作為審查基礎的申請文件中要求保護的主題不存在缺乏單一性的問(wèn)題，但是與國際局所作出的結論不一致的，則應當對所有要求保護的主題進(jìn)行審查。
在國際階段的檢索和審查中，國際局未提出單一性問(wèn)題，而實(shí)際上申請存在不符合單一性規定的缺陷的，可參照本指南第二部分第六章的規定進(jìn)行處理。
5.6 避免重復授權的審查
細則13.1
指定中國的國際申請要求在中國提出的在先申請的優(yōu)先權或者要求已經(jīng)指定并進(jìn)入中國國家階段的在先國際申請的優(yōu)先權的，則可能出現同一發(fā)明的兩件專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，為防止由此導致的重復授權，應當對此兩件專(zhuān)利申請參照本指南第二部分第三章第6節的規定處理。
6.改正譯文錯誤
細則110
申請人自己發(fā)現提交的說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)或附圖中的文字的中文譯文存在錯誤， 可以在下述期限內提出改正請求：
(1) 專(zhuān)利局做好國家公布的準備工作之前；
(2)
在收到專(zhuān)利局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起三個(gè)月內。
申請人改正譯文錯誤，應當提出書(shū)面請求，提交譯文的改正頁(yè)。對于這種情形，審查員應當判斷是否屬于譯文錯誤。如果不屬于譯文錯誤，則應當拒絕改正譯文錯誤的請求；如果屬于譯文錯誤，則需要核實(shí)改正的譯文是否正確。在確認修改符合專(zhuān)利法第三十三條規定的情況下，可以依據此修改的文本為基礎做進(jìn)一步審查；如果改正的譯文仍與原文不符，則應當通知申請人，并對改正的文本是否符合專(zhuān)利法第三十三條的規定進(jìn)行審查。
實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中審查員發(fā)現由于譯文錯誤而造成的某些缺陷在原始提交的國際申請文本或者國際階段作出修改的原文中不存在，而在譯文中存在，應當在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指明。申請人應當在對審查意見(jiàn)通知書(shū)進(jìn)行答復的同時(shí)提出改正譯文錯誤的書(shū)面請求和譯文的改正頁(yè)。此時(shí)，僅需核實(shí)改正的譯文是否正確以及修改是否符合專(zhuān)利法第三十三條的規定。
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