審　查　指　南

(2001年版)

第四部分 復審與無(wú)效宣告程序

第六章 其 他 規 定

1.引言
本章主要涉及復審和無(wú)效宣告請求的審查程序中與專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的若干條款有關(guān)的具體規定，包括實(shí)用新型創(chuàng )造性的審查、依據實(shí)施細則第十三條第一款的審查等規定。
2.實(shí)用新型創(chuàng )造性的審查
實(shí)用新型創(chuàng )造性的審查可以參考本指南第二部分第四章有關(guān)發(fā)明創(chuàng )造性的審查原則、審查基準以及不同類(lèi)型發(fā)明的創(chuàng )造性判斷的規定。但是，由于專(zhuān)利法第二十二條第三款有關(guān)發(fā)明和實(shí)用新型創(chuàng )造性的標準不同，以及專(zhuān)利法實(shí)施細則第二條對發(fā)明和實(shí)用新型的保護客體的定義不同，實(shí)用新型的創(chuàng )造性審查有一些需要特殊考慮的問(wèn)題。

2.1 實(shí)用新型創(chuàng )造性審查中不予考慮的技術(shù)特征
細則2.2 
專(zhuān)利法所稱(chēng)實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。
上述條款中所述產(chǎn)品的形狀、構造及其結合是指產(chǎn)品的宏觀(guān)形狀、宏觀(guān)構造及其結合。產(chǎn)品的微觀(guān)形狀、微觀(guān)構造及其結合不屬于實(shí)用新型的保護客體，例如一種化合物的分子結構。
在進(jìn)行實(shí)用新型創(chuàng )造性審查時(shí)，如果技術(shù)方案中的非形狀、構造技術(shù)特征導致該產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合產(chǎn)生變化，則只考慮該技術(shù)特征所導致的產(chǎn)品形狀、構造或者其結合的變化，而不考慮該非形狀、構造技術(shù)特征本身。技術(shù)方案中的那些不導致產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合產(chǎn)生變化的技術(shù)特征視為不存在。例如：
(1) 材料特征
技術(shù)方案中的材料特征與最接近的現有技術(shù)中的相應特征相比，其區別在于材料不同，而材料的不同并未帶來(lái)產(chǎn)品在形狀、構造或者其結合上發(fā)生變化的，即使由于材料的不同使得包括材料特征在內的該技術(shù)方案的效果優(yōu)于或不同于最接近的現有技術(shù)，該材料特征在實(shí)用新型的創(chuàng )造性審查中仍然不予考慮。
(2) 方法特征
對實(shí)用新型產(chǎn)品進(jìn)行表征的方法特征可分為兩種。
一種是對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合不產(chǎn)生影響的方法特征，即該方法特征的引入并未使得產(chǎn)品在形狀、構造或者其結合上發(fā)生變化，該方法特征在實(shí)用新型的創(chuàng )造性審查中不予考慮。例如，“經(jīng)過(guò)防蟲(chóng)處理的木材”，而防蟲(chóng)處理并未使得木材的宏觀(guān)形狀、宏觀(guān)構造發(fā)生變化，因此，在判斷包括該特征的技術(shù)方案的創(chuàng )造性時(shí)不考慮“防蟲(chóng)處理”這一方法特征。
另一種是對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合產(chǎn)生影響的方法特征，即該方法特征的引入使得產(chǎn)品在形狀、構造或者其結合上發(fā)生變化，在實(shí)用新型的創(chuàng )造性審查中只考慮所述形狀、構造或者其結合的變化而不考慮方法特征本身。例如，技術(shù)方案中包括有同樣材料的甲和乙兩個(gè)構件，甲構件與乙構件之間為“焊接”，而甲構件與乙構件通過(guò)“焊接”成為不可拆分的整體，“焊接”使得產(chǎn)品在宏觀(guān)構造上發(fā)生變化，則在對該技術(shù)方案的創(chuàng )造性進(jìn)行審查時(shí)，將甲構件與乙構件作為一個(gè)整體看待，而不考慮方法特征“焊接”本身。如果最接近的現有技術(shù)的相應構件本身就為一個(gè)整體結構，而不是“焊接”的，則可以認為兩者沒(méi)有區別。如果最接近的現有技術(shù)的相應構件是“螺紋連接”的，則應當考慮 “螺紋連接”這種可拆分的構件構造與“焊接”成不可拆分的整體的構件構造之間的不同。
2.2 實(shí)用新型的創(chuàng )造性審查標準
法22.3 
發(fā)明的創(chuàng )造性是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步；實(shí)用新型的創(chuàng )造性是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。因此，在實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效宣告請求的審查中，實(shí)用新型的創(chuàng )造性的標準低于發(fā)明的創(chuàng )造性的標準。
在判斷現有技術(shù)中是否存在“技術(shù)啟示”時(shí)，就同一項發(fā)明創(chuàng )造而言，發(fā)明與實(shí)用新型存在區別，這種區別體現在下述兩個(gè)方面。
(1) 現有技術(shù)的領(lǐng)域
對于發(fā)明而言，不僅要考慮該發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其類(lèi)似、相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，以及該發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到其中去尋找技術(shù)手段的其他技術(shù)領(lǐng)域。
對于實(shí)用新型而言，一般著(zhù)重于考慮該實(shí)用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，同時(shí)考慮其類(lèi)似、相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。
(2) 現有技術(shù)的數量
對于發(fā)明專(zhuān)利申請而言，可以引用一篇、兩篇甚至多篇現有技術(shù)評價(jià)其創(chuàng )造性；而對于實(shí)用新型而言，一般情況下可以引用一篇或者兩篇現有技術(shù)評價(jià)其創(chuàng )造性，對于由現有技術(shù)“拼湊”的實(shí)用新型，可以根據情況引用多篇現有技術(shù)評價(jià)其創(chuàng )造性。 
3.依據專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款規定的審查
專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款規定：“同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能被授予一項專(zhuān)利” 。這一條款規定了不能重復授予專(zhuān)利權的原則。
根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十四條的規定，被授予專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng )造不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款屬于無(wú)效宣告請求的理由。
專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”，對于發(fā)明和實(shí)用新型而言是指要求保護的發(fā)明或者實(shí)用新型相同；對于外觀(guān)設計而言，是指外觀(guān)設計相同或者相近似。
3.1 申請日相同
3.1.1 專(zhuān)利權人相同
任何人認為屬于同一專(zhuān)利權人的具有相同申請日的兩項專(zhuān)利權不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款規定的，可以請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告其中一項專(zhuān)利權無(wú)效。
在這種情況下，專(zhuān)利權人欲通過(guò)放棄另一項專(zhuān)利權的方式來(lái)維持該項專(zhuān)利權有效的，應當提交自授權之日起放棄其另一項專(zhuān)利權的書(shū)面聲明，由專(zhuān)利局予以登記和公告；欲維持的專(zhuān)利權的授權日較晚的，可以聲明自欲維持的專(zhuān)利權授權之日起放棄。在不存在針對該項專(zhuān)利權的其他無(wú)效宣告請求的理由或者其他理由不成立的情況下，專(zhuān)利復審委員會(huì )作出維持該項專(zhuān)利權有效的審查決定。
3.1.2 專(zhuān)利權人不同
任何人認為屬于不同專(zhuān)利權人的兩項具有相同申請日的專(zhuān)利權不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第十三條第一款規定的，可以分別請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告這兩項專(zhuān)利權無(wú)效。
在這種情況下，專(zhuān)利復審委員會(huì )一般應合案審理。
兩專(zhuān)利權人經(jīng)協(xié)商欲通過(guò)放棄其中一項專(zhuān)利權的方式來(lái)維持另一項專(zhuān)利權有效的，應當提交一專(zhuān)利權人自授權之日起放棄其專(zhuān)利權的書(shū)面聲明，由專(zhuān)利局予以登記和公告；欲維持的專(zhuān)利權的授權日較晚的，可以聲明自欲維持的專(zhuān)利權授權之日起放棄。在不存在針對欲維持的專(zhuān)利權的其他無(wú)效宣告請求的理由或者其他理由不成立的情況下，專(zhuān)利復審委員會(huì )作出維持該項專(zhuān)利權有效的審查決定。
專(zhuān)利權人均不放棄專(zhuān)利權的，專(zhuān)利復審委員會(huì )認為兩項專(zhuān)利權保護的是同樣的發(fā)明創(chuàng )造時(shí)，應宣告兩項專(zhuān)利權無(wú)效。
3.2 申請日不同
任何人認為某項專(zhuān)利權與申請在先的另一專(zhuān)利權屬同樣的發(fā)明創(chuàng )造而不符合實(shí)施細則第十三條第一款的規定的，可以請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告該項專(zhuān)利權無(wú)效。
請求宣告發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權無(wú)效的，如果申請在先的專(zhuān)利權經(jīng)公開(kāi)已構成現有技術(shù)或者屬于他人申請在先公布在后的專(zhuān)利，專(zhuān)利復審委員會(huì )可以依據專(zhuān)利法第二十二條第二款、第九條或者第二十三條的有關(guān)規定進(jìn)行審查。
請求宣告外觀(guān)設計專(zhuān)利權無(wú)效的，如果申請在先的專(zhuān)利權已經(jīng)公開(kāi)或者屬于他人申請在先公布在后的專(zhuān)利，專(zhuān)利復審委員會(huì )可以依據專(zhuān)利法第二十三條或者第九條的有關(guān)規定進(jìn)行審查。